Арбитражная практика по использованию чужого товарного знака

Ежеквартальный обзор новостей законодательства, практики Pоспатента и судебной практики в сфере интеллектуальной собственности (январь-март 2019)

Арбитражная практика по использованию чужого товарного знака

С 5 марта 2019 года все желающие получили возможность бесплатно искать патенты не только в базах данных Роспатента, но и используя популярный поисковый интернет-сервис. Информация по патентам будет доступна как на новом сервисе – Яндекс.Патенты, так и в самом поисковике yandex.ru. Сейчас в базе Яндекса собрано более 2,5 миллиона патентных документов.

На новом сервисе представлены российские патенты на полезные модели и изобретения, патентные заявки, а также авторские свидетельства СССР с 1924 года по сегодняшний день – что фактически означает один из самых крупных бесплатных массивов патентной информации в российском сегменте интернета.

Искать документы можно будет по ключевым словам, номеру, названию, полным текстам патентов, авторам, заявителям или патентообладателям.

Для каждого найденного документа приводится список патентов, в которых он упоминается и на которые ссылается, а также список похожих документов – чтобы можно было почитать о сходных изобретениях.

Похожие патенты Яндекс ищет не только по ключевым словам, но и по смыслу. Это значит, что сервис найдёт патенты на одну тему, даже если изобретения описаны в них разными словами. Для этого используется нейронная сеть, которая умеет определять смысловую близость документов.

Данные о патентах на изобретения и полезные модели для сервиса Яндекс.

Патенты будет предоставлять Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), с которым заключено соглашение о сотрудничестве, что означает регулярное, максимально точное и оперативное обновление массива патентной информации. В дальнейшем на сервисе появятся документы и на другие виды объектов интеллектуальной собственности.

Возражение и заявление в палату по патентным спорам Роспатента теперь можно подать онлайн

На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС Роспатента) с 07.02.2019 запущена новая опция – электронная подача возражений и заявлений в Палату по патентным спорам Роспатента.

Для проведения соответствующей процедуры необходимо заполнить сведения о лице, подающем заявление, указать адрес для переписки, сведения об объекте ИС, а также прикрепить материалы возражения или заявления.
http://new.fips.

ru/news/v-palatu-po-patentnym-sporam-teper-mozhno-obratitsya-onlayn/

Коллегия Палаты по патентным спорам решила, что аббревиатура “КВН” не является результатом творческого труда авторов (Решения Роспатента от 16.01.2019 по заявкам 2006737556, 2012715958, 2006737558, 2012719253)

ООО «ГРУППА 7» подало возражения в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарным знакам №№ 345642, 479120, 345643 и 479121, принадлежащим ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» (рис. 1).

Доводы поступивших возражений сводятся к следующему:

  • оспариваемый товарный знак содержит в своем составе ключевой элемент «КВН» – название охраняемого объекта авторского права, право на которое возникло до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака у иного лица, нежели правообладатель оспариваемого знака;
  • в оспариваемом товарном знаке воспроизводится название ряда оригинальных литературных произведений – книги «КВН. КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (создана в 1965 году) и сценариев игры «КВН» (первый выпуск вышел в телеэфир 08.11.1961). После смерти каждого из соавторов исключительное право на эти созданные ими совместно результаты интеллектуальной деятельности перешли к наследникам, а в 2017 году были выкуплены ООО «Группа 7». В состав этих прав входят, в том числе, исключительное право на названия сценариев и аббревиатуры названия КВН, исключительное право на название конкурсов игр КВН (Клуб веселых и находчивых), представленных в сценариях; и исключительное право на персонажи, использованные в сценариях;
  • ни авторы оригинальных литературных произведений, ни их правопреемник не давали своего согласия на регистрацию обозначения «КВН» в качестве товарного знака на имя ООО «ТТО «АМИК».

Коллегия отклонила поданные возражения и отметила, что в глазах рядового потребителя название «КВН» ассоциируется именно с телепередачей, а не с упомянутыми выше книгой и сценариями.

Также коллегия отметила, что материалами возражения не доказано, что элемент «КВН» является результатом творческого труда авторов, учитывая, что этот элемент представляет собой аббревиатуру – начальные буквы трех слов (клуб веселых и находчивых) и является общепринятым способом образования аббревиатур. Следовательно, довод о том, что аббревиатура КВН относится к объектам авторского права, является неубедительным. Исходя из этого, Коллегия не усмотрела нарушения исключительных ООО «ГРУППА 7».

ARINA FURS против ELENA FURS

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Arina Furs Арина Фурс» по заявке № 2017701667 (рис. 2).

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ELENA FURS» по свидетельствам № 613453 и № 466303, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (рис. 3).

Заявитель не согласился с отказом в регистрации и подал возражение в Палату по патентным спорам. Решением от 16.01.2019 Палата по патентным спорам оставила в силе решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, и отметила, в частности, следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов сопоставляемых обозначений обусловлено вхождением в их состав тождественного словесного элемента «Фурс / FURS».

Семантическое сходство сопоставляемых словесных элементов «Arina Furs Арина Фурс» и «ELENA FURS» установлено в связи с совпадением слова «FURS», имеющего самостоятельное смысловое значение.

Вместе с тем, указанный элемент «Furs / Фурс /FURS», следующий за именем, может восприниматься в качестве фамилии, тем более, что в заявленном обозначении это слово выполнено с заглавной буквы, что характерно для имен собственных.

Кроме того, как указывалось выше, слово «Фурс» является фамилией, в связи с чем его транслитерация буквами латинского алфавита «Furs» также может быть воспринята как фамилия.

Довод заявителя о том, что обозначения «Arina Furs» и «ELENA FURS» в переводе с английского языка означают «меха Арины» и «меха Елены» признан неубедительным в силу того, что для английского языка характерна иная грамматическая конструкция (Arina’s furs или furs of Arina и, соответственно, Elena’s furs / furs of Elena).

Таким образом, наиболее вероятным является восприятие заявленного обозначения и противопоставленных знаков как обозначений, состоящих из идентичной фамилии («Фурс», «Furs»), а также из женских имен «Arina» и «Elena».

Следует согласиться с заявителем в том, что Елена и Арина – это различные женские имена, однако, их дополнение к одной и той же фамилии может дезориентировать потребителя, в связи с чем у него может создастся неверное представление о едином источнике происхождения товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное, а также известность правообладателя товарных знаков «ELENA FURS» на российском рынке, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента об отказе в регистрации этого обозначения следует признать правомерным.

Роспатент отказал в регистрации таблицы в качестве товарного знака (Решение Роспатента от 31.01.2019)

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение на отказ Роспатента зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2016741993 (рис. 4).

Отказ был связан с тем, что заявленное обозначение является плохо запоминающейся композицией, перегруженной фигурами прямоугольной формы, цифровыми и буквенными элементами, не имеющими словесного характера, не обладает различительной способностью и, таким образом, является неохраноспособным.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является композицией из элементов, расположенных не в хаотичном порядке, а создающих строгую систему, разработанную для обучения детей чтению и счету.

Рассмотрев это возражение, Коллегия пришла к следующим выводам.

Заявленное обозначение представляет собой, на самом деле, изобразительное обозначение, которое состоит из простых геометрических фигур прямоугольной формы, цифр, букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером и не воспринимаемых в качестве слов, вследствие чего предложенную композицию никак не представляется возможным запомнить.

Такие обозначения, которые не несут в себе какого-либо дополнительного оригинального содержания, позволяющего потребителю их запомнить и в дальнейшем узнавать товары и услуги конкретного лица, относятся к обозначениям, не обладающим, собственно, различительной способностью.

Эти обстоятельства позволили прийти к выводу, что заявленное обозначение не способно выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать товары и услуги, ввиду чего является неохраноспособным в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Отчуждение заявки на товарный знак может использоваться для преодоления отказа в регистрации (решение Роспатента от 02.02.2019 по заявке № 2016732142)

Роспатент отказал ООО «Квак2» в регистрации товарного знака «KWAK» по заявке № 2016732142 (рис. 5).

Решение экспертизы мотивировано тем, что, согласно информации, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение используется бельгийской компанией BROUWERIJ BOSTEELS для индивидуализации производимых товаров и услуг и даже сходно до степени смешения со знаком «KWAK» по международной регистрации № 597995, в связи с чем регистрация этого обозначения в качестве товарного знака на имя российской компании может быть расценена как использование чужой коммерческой репутации и может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и/или лица, оказывающего услуги.

В своем возражении, поданном Палату по патентным спорам, ООО «Квак2» не согласилось с выводами, содержащимися в заключении по результатам экспертизы. В ходе рассмотрения возражения в заявку № 2016732142 были внесены изменения и заявителем стала компания БРОУВЕРИДЖ БОСТЕЛС, Бельгия, являющаяся владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 597995.

Учитывая это изменение, Коллегия пришла к выводу, что поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного знака теперь являются одним лицом, основания для введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, отсутствуют и нет препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возможные дополнительные ассоциации обуславливают наличие у знака различительной способности (Решение Роспатента ППС от 28.02.2019 по заявке № 2017707816)

Экспертиза Роспатент отказала в регистрации товарного знака по заявке № 2017707816 (рис. 6).

Отказ мотивирован тем, что обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраняемых элементов: «COM» – домен верхнего уровня в системе доменных имен интернет-сети; «PACT» – в переводе с английского языка означает «договор, соглашение»; «TOOL» – в переводе с английского языка означает «инструмент, орудие».

Заявитель подал возражение против решения Роспатента, указав, что заявленное обозначение является фантазийным для приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, besides, заявитель уже обладает исключительным правом на сходный словесный товарный знак «Compacttool» в отношении услуг 35 класса МКТУ по свидетельству№ 651536.

Коллегия палаты по патентным спорам, рассмотрев возражение заявителя, согласилась с этим доводом, и отметила, что данное словосочетание может порождать самые различные ассоциации, например, с удобными средствами (инструментарием) оказания услуг, либо с инструментарием («TOOL») по заключению договоров («PACT») посредством сети Интернет («COM») и другие. Однако, как что следует из п.

2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, возможные дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации обусловливают, напротив, отличие и узнаваемость обозначения, то есть наличие у него различительной способности – способности выполнять функцию товарного знака. Исходя из этого, Коллегия палаты по патентным спорам приняла решение в пользу заявителя.

Коллегие приняла во вномание согласие правообладателя старшего знака и предоставила охрану международному товарному знаку (Решение Роспатента от 28.02.2019 по международной регистрации 1303293)

Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны на территории России товарному знаку по международной регистрации № 1303293 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ (рис. 7).

Причиной стало его сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 387147, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ (рис. 8).

Не согласившись с этим решением, компания Knjaz Miloš a. d.

, Республика Сербия подала возражение в Палату по патентным спорам, и указала, что заявитель заключил мировое соглашение с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 387147, согласно которому правообладатель дает безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1303293 в отношении определенных товаров 32 и 33 класса МКТУ на имя заявителя. Более того, правообладатель противопоставленных товарных знаков подал заявление с просьбой исключить определенные товары 32 класса МКТУ из перечня охраняемых товаров по своей регистрации, фактически сократив его до товаров «минеральные и газированные воды».

Коллегия по патентным спорам приняла во внимание заключенное мировое соглашение, а также то, что заявленный знак и противопоставленный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, и сведения о его широкой известности российскому потребителю отсутствуют, что не позволяет говорить о введении потребителя в заблуждение.

На основании этого Коллегия отменила решения Роспатента предоставила правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1303293 в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ.

Источник: https://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/ezhekvartalnyy-obzor-novostey-zakonodatelstva-praktiki-pospatenta-i-sudebnoy-praktiki-v-sfere-intell/

Обзор судебной практики: споры об использовании товарного знака

Арбитражная практика по использованию чужого товарного знака

Обзор судебной практики посвящен наиболее заметным решениям в области защиты зарегистрированных товарных знаков. Не секрет, что они, как и другие интеллектуальные права, порой стоят гораздо больше, чем права имущественные. Поэтому судам часто приходится разбирать дела по инициативе правообладателей, заинтересованных в том, чтобы их товарные знаки оставались неприкосновенными.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Правообладатель, чьи исключительные права на товарный знак были нарушены вправе рассчитывать не только на денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака, но и на возмещение судебных расходов, понесенных для отстаивания своего права. Так решил Первый арбитражный апелляционный суд.

Индивидуальный предприниматель выиграл судебный процесс против хозяйственного общества о взыскании компенсации в сумме 200 тысяч рублей за неправомерное использование средства индивидуализации (товарного знака) в виде изображения “Харука Хана”. Суды двух инстанций удовлетворили исковые требования и постановили взыскать с общества компенсацию и расходы по государственной пошлине в сумме 7 тысяч рублей.

Однако ИП обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с общества судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 35 тысяч рублей. Участие представителя в судебных заседаниях, выполнение представителем обязательств по договору подтверждены документально.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Первый арбитражный апелляционный суд 1постановлением от 1 декабря 2014 г. по делу N А11-4641/2013 оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Арбитру отметили, что в силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Как следует из статьи 106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Как следует из информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.08.

2004 N 82 “О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации”, при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами, стоимость транспортных услуг, время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, а также продолжительность рассмотрения и сложность дела. Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения судебных расходов.

Судом в полной мере учтен критерий разумности судебных расходов и соблюден баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Запрещено осуществлять оптовую продажу или иное введение в гражданский оборот товаров, на которых размещены чужие товарные знаки без разрешения их правообладателя. Товары, маркированные такими товарными знаками должны быть изъяты из оборота и уничтожены, а за использование товарного знака взыскана компенсация. Так решил Верховный суд РФ.

Компания Тойота Мотор Корпорейшн (Toyota Motor Corporation) обладает исключительным правом на товарный знак “TOYOTA”, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации в отношении товаров 07 и 12-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Коммерческая организация продавала запасные части оптом и в розницу, маркированные товарным знаком “TOYOTA”, не имея на это разрешения правообладателя. Эти запчасти к автомобилям по мнению правообладателя имели признаки контрафактных и были изготовлены без согласия компании.

Поэтому Тойота Мотор Корпорейшн обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о запрете реализации этих запчастей, их уничтожении и выплате компенсации.

Суды двух инстанций и Суд по интеллектуальным правам удовлетворили заявленные исковые требования в полном объеме. Верховный суд РФ в определении от 25 сентября 2015 г. N 305-ЭС15-11540 согласился со сделанными судами выводами и оставил все судебные акты без изменения.

Судьи указали, что в силу статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Эти требования необходимо предъявлять к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Возмещение убытков следует требовать от лиц, неправомерно использовавших результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившим его исключительное право и причинившим ему ущерб.

В соответствии с требованиями статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель может требовать от нарушителя исключительных прав, по своему выбору, вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

А также компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Все товары, которые поступили на территорию России без оформления документов, признаются котрафактными, даже если были произведены владельцем товарного знака. Поскольку контрабанда нарушает исключительные права на такой товарный знак на территории Российской Федерации. К такому решению пришел Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Компания Л'Ореаль С.А. (L'Oreal S.

A) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к коммерческой организации с требованиями о запрете совершать без согласия правообладателя любые действия по введению в гражданский оборот на территории РФ товаров GARNIER, которые были изъяты таможней в рамках дела об административном правонарушении.

В частности, правообладатель просит запретить ввозить такие товары на территорию РФ, продавать их, или предлагать к продаже. Кроме того, компания требует изъять из оборота и уничтожить за счет организации товары GARNIER, изъятые таможней и взыскать с организации компенсацию за незаконное использование товарного знака GARNIER.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23 июня 2015 г. по делу N А56-76698/2014 оставил решение суда первой инстанции в силе.

Источник: https://ppt.ru/news/134378

Незаконное использование товарного знака: как защитить свои права

Арбитражная практика по использованию чужого товарного знака

Товарный знак как средство индивидуализации стимулирует потребителя по­купать товары определенных производителей. Будучи связующим звеном между изготовителем и покупателем, он способствует оборотоспособности това­ров, обеспечивая функцию рекламы. Поэтому исключительное право на товарный знак является весьма уязвимым и часто нарушаемым.

Помогают ли нововведения гражданского законодательства – части четвертой ГК РФ – и судебная практика защититься от нарушений прав компаний на хорошо знакомые бренды? Есть ли специфика в оформлении исковых требований правообладателей? Какие инстру­менты защиты включает административная процедура охраны торговых марок и логотипов? Ответы – в нашей статье.

Защита прав на товарные знаки, которые помогают индивидуализировать товары (работы, услуги) ком­паний и предпринимателей, может осуществляться как до, так и после регистрации самого знака (лого­типа, торговой марки, бренда).

Если, например, Роспатент (официальное название – Федеральная служба по интеллекту­альной собственности, патентам и товарным знакам) даст вам отказ по заявке о регистрации или признает ее отозванной, то вы вправе подать возражения в Палату по патентным спорам.

Срок на обжалование – три месяца со дня получения заявите­лем такого решения или запрошенных материалов, противо­поставленных заявке.

Но все же в любом случае исключительные права на товар­ный знак появляются у заявителя только после его регистра­ции.

Это, в частности, означает, что отныне никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для ин­дивидуализации которых он был зарегистрирован (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Действия по защите нарушенных прав предпринимает сам правообладатель или обладатель лицензии на товарный знак. Его незаконное использование влечет гражданскую, ад­министративную или уголовную ответственность.

Гражданско-правовые способы защиты: новеллы части четвертой ГК РФ

Итак, вы как правообладатель решили защитить уже заре­гистрированный и действующий товарный знак от возможного или фактического незаконного использования. Если ваши попытки досудебного урегулирования и уведомление предпо­лагаемого нарушителя не возымели действия, составляйте иск в суд.

Требуйте в суде выплаты компен­сации – и тогда избежите доказывания убытков

Защита исключительных прав по общему правилу осущест­вляется способами, определенными в ст. 1252 ГК РФ.

В качестве своих требований заявляйте о прекращении нарушения исключительного права, об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактного товара, этикеток и упаковок и на ваш выбор – о возмещении убытков или выплате компенсации.

Последнее наиболее выгодно, так как у вас не бу­дет особых проблем с доказыванием понесенных убытков или упущенной выгоды. Суд рассчитает компенсацию, руковод­ствуясь п. 2 ст. 1515 ГК РФ и своим судейским усмотрением. Ее сумма может составить:

–   от 10 тыс. до 5 млн руб.;

–   либо двукратный размер стоимости контрафактных това­ров;

–   либо двукратный размер стоимости права использования товарного знака.

Но прежде всего выясните, какие положения законодатель­ства (с учетом новелл части четвертой ГК РФ) и судебной прак­тики помогут вам обоснованно отстаивать исковые притязания в суде. В частности, когда ваш конкурент использует похожий товарный знак, права на который были им зарегистрированы.

В ст. 1512 ГК РФ перечислены шесть различных оснований для оспаривания и признания недействительным предостав­ления правовой охраны. Например, можно сослаться на то, что правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица.

Либо оспаривание может произойти по причине того, что связанные с регистрацией товарного знака действия пра­вообладателя будут признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Кстати, это новелла части четвертой ГК РФ, ранее такого основания не было.

Само по себе понятие «злоупотребление правом» открывает более ши­рокие возможности, чем категория «недобросовестная конку­ренция».

Регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с другими товарными знаками, запре­щена.

Законом установлен прямой запрет на регистрацию обозна­чений, тождественных или сходных до степени смешения с то­варными знаками других правообладателей. И вот именно с доказыванием такого тождества (сходства) связано значитель­ное количество споров.

Как правило, обозначение считается сходным до степени смешения с другим, если оно ассоциирует­ся с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Сравнение проводится по трем основным критериям: звуковому, графи­ческому и семантическому (смысловому).

Уже складывается судебная практика по вопросам наличия тождества или опасного (до степени смешения) сходства. Речь идет о решениях Палаты по патентным спорам, в которых она отказывает в удовлетворении требований о неправомерности предоставления правовой охраны другому товарному знаку.

Характерно, что это ведомство обычно учитывает только ре­зультаты проведенной экспертизы.

Противополож­ные по результа­там экспертные заключения имеют неболь­шую доказатель­ственную силу

Суды, напротив, при разрешении подобных дел учитывают другие критерии и проявляют мало интереса к результатам экспертиз или досудебных заключений, устанавливающих тождество (сходство) знаков.

При изучении этих доказательств у судей практически всегда возникает к ним предвзятое отно­шение. К тому же нередко стороны представляют суду проти­воположные по своему содержанию результаты экспертных заключений.

Этим существенно занижается их доказатель­ственная сила.

Как указал Президиум ВАС РФ в информационном письме от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арби­тражными судами дел, связанных с применением законода­тельства об интеллектуальной собственности», вопрос о степе­ни смешения обозначений является вопросом факта и по об­щему правилу может быть разрешен судом без назначения экс­пертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст.

82 АПК РФ назначается, когда для сравнения обозначений требуются специальные зна­ния. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, мо­жет быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. Для этого специальных знаний не нужно.

Поэтому не спешите ходатайствовать о назначении экспертизы, сэкономьте деньги на дорогостоящих заключениях независимых экспертов.

Суды до сих пор используют в качестве ориентира два июль­ских решения ВАС РФ за 2006 год. Это, во-первых, постанов­ление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 по делу «Невское» vs. «АМRО Невское».

Разрешая этот спор, ВАС РФ указал, что «угроза смешения имеет место, если один товар­ный знак воспринимается за другой или если потребитель по­нимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но думает, что они оба принадлежат одному и тому же произ­водителю».

Такая угроза зависит: 1) от различительной спо­собности знака с более ранним приоритетом, 2) от сходства противопоставляемых знаков и 3) от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Для признания сходства товар­ных знаков достаточно потенциальной угрозы их смешения

В другом постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «NIVEA» vs. «LIVIA» дополнительно было указано три важных момента:

1) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального их смешения. Ее наличие мо­жет быть установлено исходя, в частности, из результатов соцопросов, представленных правообладателями;

2)необходимо проводить оценку однородности товаров, поскольку она влияет на установление наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков;

3) наличие серии знаков (т.е. группы товарных знаков одно­го владельца, имеющих общие элементы) влияет на усиление различительной способности, как, впрочем, и длительность их использования на товарном рынке.

Таким образом, в делах о незаконном использовании товар­ных знаков суды не ограничиваются формальной оценкой обо значений по сравнительным критериям. Основное внимание они уделяют вопросам восприятия данных обозначений по­требителями. Это более объективный и полноценный подход с точки зрения экономических интересов правообладателей.

При защите своих прав можно апеллировать к обычаям де­лового оборота и культуре предпринимательства, ссылаясь на то, что введение в оборот контрафактного товара (на котором проставлен чужой товарный знак) является недобросовестной конкуренцией. Тогда можно обратиться в Федеральную анти­монопольную службу с требованиями о пресечении противо­правного использования чужого товарного знака.

Так, в одном из дел ОАО «САН Интербрю» выступало против предоставления Роспатентом правовой охраны товарному знаку «ZLATO PRAMEN 11». Заявитель в обоснование своих требований ссылался на п. 4 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Он утверждал, что использование результатов интеллектуальной деятельно­сти и приравненных к ним средств индивидуализации, при­надлежащих другому юридическому лицу, расценивается как явный случай недобросовестной конкуренции.

При этом «САН Интербрю» ссылалось на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя «Рivovагу Staropramen а.s.» товарными знаками серии «STAROPRAMEN».

Товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Угроза подмены товарных знаков велика в одно­родных товарах

Суд пришел к выводу, что поскольку отсутствует явное сходство оспариваемого и противопоставляемого знаков, то анализ однородности товаров проводить нецелесообразно.

Кассационная инстанция, напротив, посчитала, что оценка однородности товаров по данной категории споров обязатель­на, поскольку влияет на установление наличия или отсутствия угрозы смешения схожих товарных знаков.

В ходе сопоставле­ния товарных знаков с точки зрения их графического и визу­ального сходства нужно учитывать, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В отношении однородных товаров потребитель более под­вержен угрозе введения его в заблуждение по поводу произво­дителя товара. Это в свою очередь существенно усиливает угрозу смешения сравниваемых обозначений (постановление ФАС МО от 17.12.2007 № КА-А40/4679-07).

Нарушение прав на товарный знак наносит экономический ущерб

ФАС Северо-Западного округа рассматривал иск ОАО «Им­ператорский фарфоровый завод» к Санкт-Петербургской ор­ганизации инвалидов «Объединение художников «Этюд» о де­нежной компенсации и запрещении распространять продук­цию, декорированную без согласия истца, то есть нарушать исключительные права на зарегистрированный товарный знак. На обозрение суда была представлена продукция (чашки с блюдцами), где наряду с нанесением рисунка работниками от­ветчика производилась маркировка путем нанесения на до­нышко продукции обозначения, состоящего из фирменного наименования ответчика и названия рисунка («ЛФЗ»).

Незаконное использование товарного знака: как защитить свои права

Суд указал, что нижестоящие суды должны были прове­рить, имеется ли смешение или угроза смешения у потребите­ля относительно производителя товара – в частности, в отно­шении лица, изготовившего фарфоровые изделия, и лица, ко­торое нанесло на них изображения.

Здесь нужно было исхо­дить из имеющихся на товаре маркировок – одного из элементов товарного знака истца, охраняемого на основании свидетельства о регистрации, и обозначения, используемого ответчиком в виде его фирменного наименования (постанов­ление ФАС СЗО от 18.02.

2008 № А56-48172/2006).

Актуальным является вопрос о применении судами норм международного права по рассматриваемой категории дел. Дело в том, что оспорить законность обладания (регистрации) товарным знаком можно, сославшись на п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Согласно этой норме не могут быть зарегистрированы в каче­стве товарных знаков обозначения, тождественные ли сход­ные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в соответствии с международным договором РФ в отношении однородных товаров и имеющими более ран­ний приоритет.

Источник: https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/32278/

Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

Арбитражная практика по использованию чужого товарного знака

Евгений Зяблов

Юрист патентно-адвокатского бюро “Гардиум”

специально для ГАРАНТ.РУ

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев.

Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент.

Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права.

Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.

Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО “Студия анимационного кино “Мельница” подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения “Три богатыря. Ход конем”.

До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением.

Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено.

При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г.

по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО “Маша и Медведь” подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите.

Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО “Девелопмент” обратилось в суд с требованием к ОАО “Сбербанк России” о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 “Мы всегда рядом”.

В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности.

Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Так, истцу принадлежал товарный знак “Русмаш” по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца.

Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака.

Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО “Манго Телеком” принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы “Манго Телеком”, “MangoTelecom”, “Mango Tele.com” и “Mango Office”.

Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации.

Ей стало известно, что другая компания, ООО “Джентельменские решения”, в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса “Манго телеком”.

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом “Манго телеком”, в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.

10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п.

62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Источник: https://www.garant.ru/ia/opinion/author/zyablov/1236250/

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 4)

Арбитражная практика по использованию чужого товарного знака

Все обзоры

В центре внимания нового обзора судебной практики по интеллектуальным правам в Интернете вновь оказались товарные знаки. В силу большого количества подобных споров и неоднозначных тенденций практики их разрешения.

Также проведем разбор прецедентного дела об использовании товарных знаков в качестве ключевых слов, в котором российский суд выбрал собственный подход, отличающийся от мировой практики. Оценим правомерность привлечения к ответственности владельцев онлайновых ресурсов, контент которых пополняют пользователи.

И рассмотрим отдельные вопросы признания объектов охраноспособными с точки зрения авторского права.

1. Владелец товарного знака имеет абсолютный приоритет на использование его обозначения в качестве доменного имени, при условии правильного формулирования своих требований.

Последние решения показывают, что все больше в судебной практике укореняется подход, признающий приоритет товарного знака над любыми сетевыми способами адресации и индивидуализации, даже если они используются в отношении не однородных товаров или вообще в некоммерческих целях. Об этом мы много говорили в предыдущем обзоре.

Для судебных актов подобной категории обязательной становится формулировка, прежде использованная в Постановлении от 5 мая 2012 г. по делу №А40-55153/11-27-450. Так, например, в недавнем Постановлении ФАС Московского округа от 2 ноября 2012 г.

по делу №А40-4735/12-5-47 она изложена следующим образом: «Доводы кассационной жалобы о том, что суды не установили фактическое использование ответчиком доменного имени «colax.

ru», отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку для рассмотрения данного спора значения не имеет, использует ли ответчик доменное имя для аналогичных видов деятельности с истцом или нет, равно как и не имеет значения использование доменного имени в некоммерческих целях, поскольку истец в любом случае имеет приоритет как правообладатель товарного знака».

Аналогичная формулировка использована и в Постановлении ФАС Московского округа от 25 октября 2012 г. по делу №А40-73876/11-12-626. Полностью подчиненная роль доменного имени отражена и в другом судебном акте: «Доменное имя является способом использования товарного знака, никто, кроме правообладателя не вправе использовать товарный знак в доменном имени, в связи с чем не может устанавливаться приоритет регистрации доменного имени перед регистрацией товарного знака, охраняемого законом» (Постановление ФАС Поволжского округа от 23 октября 2012 г. по делу №А55-20157/2011).

Из анализа действующей судебной практики очевидна готовность суда в любых ситуациях поддерживать владельца товарного знака. Независимо от того, кто и для каких целей использует сходное доменное имя в сети Интернет.

И если в реальной жизни обозначение, совпадающее с товарным знаком, можно свободно использовать в любых некоммерческих целях, а иногда и в коммерческих (если они не связаны с идентичным или однородным товаром), то в мире виртуальном ни один обладатель доменного имени не может быть спокоен.

Объявившийся однажды владелец товарного знака может покуситься на его сетевое средство индивидуализации, если хозяин доменного имени не сможет обосновать, в частности, свой законный интерес на него. Таковым легко признают производство или реализацию одноименного товара.

Но как быть с выбором доменного имени исходя из «обычного» творческого замысла? Разве можно представить А.С. Пушкина доказывающим какому-нибудь владельцу товарного знака, что он на законных основаниях заинтересован в использовании слов «Медный всадник» в названии поэмы? В пространстве Интернета эта горькая шутка, увы, рискует превратиться повседневную практику.

Интересы частных лиц и некоммерческих организаций оказываются абсолютно не защищены. А ведь пока битвы идут, в основном, за доменные имена.

Что уж говорить о том, когда в поле зрения предпринимателей попадут такие средства цифровой индивидуализации, как названия веб-сайтов, наименования аккаунтов, профилей или групп в социальных сетях и иных медиа, или просто сетевые прозвища (ники) пользователей? Споры по этим объектам уже давно не редкость в иностранных государствах.

Как они будут решаться в нашей стране, нам еще только предстоит узнать.

Пока же суды сами признаются, что обладателю доменного имени, на которое претендует владелец товарного знака, надо как следует постараться, чтобы сохранить его за собой: «Ответчик [хозяин спорного доменного имени] не учитывает, что правовая защита товарных знаков — это сложное правовое явление, которое не сводится лишь к сличению перечня товаров по МКТУ. Такой упрощенный, формальный подход позволял бы с легкостью «обойти» меры по защите товарного знака. В то же время, сформировавшаяся судебная практика последовательно указывает, что при решении вопроса о нарушении прав на товарный знак в связи с использованием его в доменном имени необходимо учитывать целый ряд обстоятельств, в том числе — признаки недобросовестной конкуренции, перечисленные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 по делу №

Источник: http://lexdigital.ru/2013/074/

СтражЗакона
Добавить комментарий